商標の登録が認められる場合、認められない場合 - (2)商標法3条2項に定める「使用による識別力の獲得」

知的財産権・エンタメ

 当店は代々続く菓子店であり、地名を付した菓子類を販売していますが、このような菓子類の商品名について商標登録することはできますか。

 単に商品の品質、産地、販売地、形状等を普通に用いられる方法の範囲内で表示するにすぎないものについては、商標法3条1項3号に該当することから、当然には、商標登録は認められません。もっとも、使用をされた結果、需要者が何人かの業務にかかる商品または役務であることを認識することができるもの(自他商品識別力を獲得したもの)については、商標法3条2項により、商標登録が認められます。

解説

目次

  1. 商標登録の要件
  2. 商標「使用」の該当性~商標、商品・役務の同一性
    1. 商標の同一性
    2. 商品・役務の同一性
  3. 使用による自他商品識別力の獲得
    1. 需要者の認識
    2. 判断要素
    3. 審決例・裁判例
  4. まとめ

商標登録の要件

 商標法では、商標登録の要件が定められています。商標法3条は商標登録のための一般的な要件を定めています。商標法4条は商標登録を受けることができない消極的要件を定めています。商標法5条、6条は商標登録のための形式的要件を定めています。本稿では、これらのうち、商標法3条2項が定める使用による識別力の獲得について説明します。

 商標法3条1項3号ないし5号に該当する場合、自他商品識別力を有しないことから、原則として、商標登録は認められませんが、当該商標が使用された結果、識別力を獲得した場合には、商標登録を受けることが認められます(商標法3条2項)。該当例については「3. 使用による自他商品識別力の獲得」で紹介します。

 なお、商標法3条1項1号(普通名称)、2号(慣用商標)は商標法3条2項による商標登録の対象外となりますので、注意が必要です。商標法3条1項の内容については「商標の登録が認められる場合、認められない場合 − (1)商標法3条1項が定める一般的な要件」もご参照ください。

商標「使用」の該当性~商標、商品・役務の同一性

 特許庁「商標審査基準 1」によると、出願商標の指定商品・指定役務に関して、当該商標を「使用」したか否かについては以下の点から判断されます。

商標の同一性

 出願商標と使用商標とが外観において異なる場合は、原則として、出願商標を使用しているとは認められません。ただし、出願商標と使用商標とが外観上厳密には一致しない場合であっても、外観上の差異の程度や指定商品または指定役務における取引の実情を考慮して、商標としての同一性を損なわないものと認められるときには、出願商標を使用しているものと認められます。

 出願商標と使用商標とが、文字の表記方法として縦書きと横書きの違いがあるに過ぎない場合や、ともに一般的に用いられる字体であり、取引者または需要者の注意をひく特徴を有せず、両者の字体が近似している場合には、同一の商標と認められます。
 また、出願商標と使用商標の立体的形状の特徴的部分が同一であり、その他の部分にわずかな違いが見られるに過ぎない場合も、同一の商標と認められます。

 たとえば、第33類「角型瓶入りのウイスキー」を指定商品とする「角瓶」という商標について、実際に使用された商標との同一性に関して、本願商標と厳密には書体が同一ではない文字、縦書きで書された文字、および「角」と「瓶」の字間が本願商標よりも広い文字による表示による商標も、本願商標と商標としての同一性を損なうものではなく、使用商標が出願商標と同一である場合に当たるものというべきである、と判断されています 2

原告(サントリー株式会社)による「角瓶」の本願商標

原告(サントリー株式会社)による「角瓶」の本願商標

 他方、下記の場合には、同一の商標とは認められません。

  • 出願商標が草書体の漢字であるのに対して使用商標が楷書体または行書体の漢字である場合
  • 出願商標が平仮名であるのに対して使用商標が片仮名である場合
  • 漢字またはローマ字である場合出願商標がアラビア数字であるのに対して使用商標が漢数字である場合
  • 出願商標が立体商標であるのに対して使用商標が平面商標である場合
  • 出願商標が平面商標であるのに対して使用商標が立体商標である場合

商品・役務の同一性

 商標登録出願を行う際には、その商標を使用する「商品」または「サービス」を「指定商品」「指定役務」として願書に記載しますが、出願商標の指定商品・指定役務と使用商標の使用する商品・役務とが異なる場合には、原則として、指定商品・指定役務について出願商標を使用しているとは認められません。

 ただし、指定商品・指定役務と使用する商品・役務とが厳密には一致しない場合であっても、取引の実情を考慮して、指定商品・指定役務と使用する商品・役務の同一性が損なわれないと認められるときには、指定商品・指定役務について出願商標を使用しているものと認められます(「商標審査基準」)。

使用による自他商品識別力の獲得

 使用により当該商標が自他商品識別力(識別力)を獲得したか否かについては、以下の点から判断されます。

需要者の認識

 「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」とは、何人かの出所表示として、その商品・役務の需要者の間で「全国的」に認識されているものをいいます

判断要素

 使用により自他商品識別力を獲得したか否かについては、以下の要素等を総合的に勘案して判断されます(「商標審査基準」)。

  1. 出願商標の構成および態様
  2. 商標の使用態様、使用数量(生産数、販売数等)、使用期間および使用地域
  3. 広告宣伝の方法、期間、地域および規模
  4. 出願人以外の者による出願商標と同一または類似する標章の使用の有無および使用状況
  5. 商品または役務の性質その他の取引の実情
  6. 需要者の商標の認識度を調査したアンケートの結果

 たとえば、第30類「ロールケーキ」を指定商品とする商標「堂島ロール」(注記:「堂島」とは大阪市にある地域名)については、単に商品の品質、産地、販売地、形状を普通に用いられる方法の範囲内で表示するにすぎないものとして、商標法3条1項3号に該当するものとしつつ、使用をされた結果、需要者が請求人の業務にかかる商品であることを認識することができるものとなっていると判断するのが相当であるとして、商標法3条2項に該当するものと判断されました(特許庁審決平成23年9月29日・不服2010−28575)。

 同事例では、商標の使用期間は約8年間であり、使用地域は大阪、愛知、神奈川、北海道、東京、広島(常設店及び催事販売)と全国ではありませんでしたが、ロールケーキのホール販売だけで約302万本、売上高約36億円という販売実績や、テレビ番組、雑誌、新聞などマスコミにおいて本件商品が数多く紹介されたこと等が考慮されたものと考えられます。

 インターネットをはじめとする情報化社会においては、短期間で全国的な知名度を得て、識別力を獲得するケースも少なくありません。識別力の獲得を証明するためには、雑誌・テレビ・新聞・インターネット等に掲載された記事や広告等を日ごろから収集し、保管しておくことが重要となります。

審決例・裁判例

 以下では、商標法3条2項の適用に関する審決例・裁判例を紹介します。

(1)商標法3条2項の適用が認められた例①「余市」

 商標:「余市」 商標法3条2項適用肯定(特許庁審決平成30年 7月10日・不服2017−8520)
 指定商品:第33類「北海道余市郡余市町の蒸溜所で製造されたシングルモルトウイスキー」

請求人(ニッカウヰスキー株式会社)による本願商標

請求人(ニッカウヰスキー株式会社)による本願商標

 本願商標は、商品の産地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する、としつつも、「本願商標は、請求人により、本願の指定商品について長年にわたり継続して使用されており、その需要者間において、請求人の業務に係る商品を表示する商標として、認識されるに至ったものとみるのが相当である。したがって、本願商標は、使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものである」として、商標法3条2項の適用が肯定されました。

(2)商標法3条2項の適用が認められた例②「KAWASAKI」

 商標:「KAWASAKI」 商標法3条2項適用肯定(特許庁審決平成30年 3月13日・不服2017−14202)
 指定商品:第12類「二輪自動車」

 本件の審決では、「本願商標は、神奈川県川崎市で製造、販売された商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する」「本願商標は、ありふれた氏である「川崎」を欧文字で表したものというべき商標であるから、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する」としつつも、本願商標は長年使用された結果、取引者、需要者が請求人の業務にかかる二輪自動車であることを認識するに至ったものと認められるとし、商標法3条2項の適用が肯定されました。

(3)商標法3条2項の適用が認められた例③ ザ コカ・コーラ カンパニーによる立体商標

 商標:下記立体商標 商標法3条2項適用肯定(知財高裁平成20年5月29日判決・判時2006号36頁)
 指定商品:第32類「ビール、清涼飲料、果実飲料、ビール製造用ホップエキス、乳清飲料、飲料用野菜ジュース」

原告(ザ コカ・コーラ カンパニー)による本願商標

原告(ザ コカ・コーラ カンパニー)による本願商標

 本件の判決では、本願商標の立体的形状は、審決時(平成19年2月6日)を基準として、客観的に見れば、コーラ飲料の容器の機能または美感を効果的に高めるために採用されるものと認められ、また、コーラ飲料の容器の形状として、需要者において予測可能な範囲内のものというべきである、とされました。

 また本願商標は、商品等の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標として、商標法3条1項3号に該当するとした審決の判断に誤りはないとしつつも、リターナブル瓶入りの原告商品の驚異的な販売実績、およびその形状を変更することなく長期間にわたり販売が続けられ、その形状の特徴を印象付ける広告宣伝が積み重ねられたことにより、遅くとも審決時(平成19年2月6日)までには、リターナブル瓶入りの原告商品の立体的形状は、需要者において、他社商品とを区別する指標として認識されるに至ったものと認めるのが相当であるとされ、「本願商標については、原告商品におけるリターナブル瓶の使用によって、自他商品識別機能を獲得したものというべきであるから、商標法3条2項により商標登録を受けることができる」と商標法3条2項の適用が肯定されました。

(4)商標法3条2項の適用が認められなかった例

 商標:下記立体商標 商標法3条2項適用否定(知財高裁平成18年11月29日判決・判時1950号3頁)
 指定商品:第30類「まんじゅう」

被告(株式会社ひよ子)による本願商標

被告(株式会社ひよ子)による本願商標

 本件では、被告の直営店舗の多くは九州北部、関東地方等に所在し、必ずしも日本全国にあまねく店舗が存在するものではなく、また、菓子「ひよ子」の販売形態や広告宣伝状況は、需要者が文字商標の「ひよ子」に注目するような形態で行われているものであると指摘されました。

 さらに、本件立体商標にかかる鳥の形状と極めて類似した菓子が日本全国に多数存在し、その形状は和菓子としてありふれたものとの評価を免れず、上記「ひよ子」の売上高の大きさ、広告宣伝等の頻繁さをもってしても、文字商標「ひよ子」についてはともかく、本件立体商標自体については、いまだ全国的な周知性を獲得するに至っていないものというべきである、と商標法3条2項の適用が否定されました。

 そのほか、特許庁ウェブサイトに掲載されている「審判決要約集(第3条第2項)」では、商標法3条2項に該当して商標登録が認められたもの、商標法3条2項に該当せず商標登録が認められなかったものの例が掲載されていますので、そちらもご参照ください。

まとめ

 以上のように、商標法3条1項3号ないし5号に該当し、当然には商標登録が認められない場合であっても、当該商標が使用された結果、識別力を獲得した場合には、商標登録を受けることが認められます。

 商標登録が認められることは、商品やサービスのブランディングとして高い価値をもたらします。自社の商品が一般的な名称であるとして商標の登録が難しいと感じている場合であっても、登録が認められる可能性がないか検討することも、戦略上、考慮する価値はあると言えるでしょう。


  1. 特許庁「商標審査基準」(改訂第14版)(2019年5月28日最終更新) ↩︎

  2. 角瓶事件・東京高裁平成14年1月30日判決・判タ1089号 272頁 ↩︎

この実務Q&Aを見ている人はこちらも見ています

無料会員登録で
リサーチ業務を効率化

1分で登録完了

無料で会員登録する