第三者の大量出願に後れて商標出願しても、登録を受けるための対応策とは(先願の出願手数料が納付されている場合)

知的財産権・エンタメ
三品 明生弁護士 弁護士法人イノベンティア

 当社が長年使用している商標について出願をするために、既に登録または出願されている商標を調査したところ、ある出願人から、当社が使用している商標と同一の商標が出願されていました。しかし、この出願人による他の出願を調べてみると、メディア等で取り上げられた商標を手当たり次第かつ大量に出願している様子で、この出願人が出願中の商標を使用して事業をするとは思えません。
 この場合、当社が、先にされている出願(先願)と同一の商標を出願しても、登録を受けられないのでしょうか。

 先願の出願手数料が納付された場合、先願は実体審査に進みます。実体審査では、自己の業務に商標を使用もしくは使用の意思を有しているという登録要件について、合理的な疑義があると判断される可能性が高く、その結果、先願が確定的に拒絶されれば、この先願は貴社の出願において登録の支障にはなりません。
 自己が使用する商標を第三者によって先に出願され、登録時期が遅くなったり、自己の出願が拒絶されて登録を受けられなくなったりすることを確実に防止するためには、事前に調査をして重複を回避し、プレス発表や使用開始前に、出願を済ませておくことが重要です。

解説

目次

  1. 大量出願の目的
  2. 大量出願への対応
  3. 先願の出願手数料が納付されている場合
    1. 「使用をする」という要件
    2. 特許庁の審査方針
    3. 対応方法
  4. 商標に関するリスクと未然の防止策
    1. 自己が使用する商標にまつわるリスク
    2. 未然にできる防止策

大量出願の目的

 数年前に、メディア等で取り上げられた商標が、手当たり次第かつ大量に出願されていることが話題になりました。
 このような大量出願は、その後に出願される同一または類似の商標の登録を妨げ(先願主義、商標法8条1項)、それによって商標の登録を受けられなくなった者から、先願の譲渡(商標登録出願により生じた権利の移転、商標法13条2項で準用する特許法33条1項)や先願の取り下げなどに対する金銭的対価を得ることを目的として行われていると考えられます。

大量出願への対応

 特許庁の発表によれば、大量出願のほとんどは、出願手数料の支払いのない、手続上の瑕疵がある出願であるとされています 1。手続上の瑕疵がある出願は、「J-Plat-Pat」で検索すると、ステータスが「方式未完」と表示されますので、それによって確認することができます。

 大量出願された商標の中に、これから出願して登録を得ようとしていた商標と同一または類似の商標の出願が含まれている場合の対応は、当該出願について出願手数料が納付されているか否かによって変わってきます。
 当記事では、先願の出願手数料が納付されている場合について解説します。先願の出願手数料が未納付の場合については、「第三者の大量出願に後れて商標出願しても、登録を受けるための対応策とは(先願の出願手数料が未納付の場合)」を参照ください。

先願の出願手数料が納付されている場合

「使用をする」という要件

 出願手数料が納付されている、手続上の瑕疵がない出願は、審査官による実体審査が行われます。実体審査では、出願された商標が登録要件を満たしているか否かが判断されます。

 しかし、大量出願のように、出願人が使用しないと思われる商標の出願は、商標登録の要件を欠きます。具体的に、商標法3条1項柱書は、「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる」と規定しています。
 このように、商標法は、商標登録の要件として、自己の業務にかかる商品または役務について使用することを要求しています。

 ただし、「使用をする」には、出願人が、出願した商標を現に使用している場合だけでなく、将来において使用する意思を有している場合も含まれます 2。そのため、内心では商標の使用を予定していない出願人であっても、外見上は商標を使用する意思があると表明することで、審査官が「使用をする」の要件を充足していると判断する可能性があります。

特許庁の審査方針

 特許庁は、願書に記載された指定商品または指定役務について、商標の使用および使用の意思があることに合理的な疑義がある場合に、「使用をする」の要件を満たさないと判断して、その旨の拒絶理由を通知し、出願人に対して使用の意思を確認します 3
 このような拒絶理由通知を受けた出願人は、現に商標を使用していることの証明書や、商標を使用する予定があることの証明書を提出することで、拒絶理由通知に対応すると考えられます。

 しかし、特許庁は、出願人が概ね年間1000件以上の出願を行っている場合および出願人のウェブサイトによれば商標の売買や使用許諾を行っている事実が認められる場合については、仮に使用の意思がある旨の証明書が提出されたとしても、出願人の業務にかかる商品・役務について使用するものでないことが明らかであるため、商標の使用および使用の意思があることについて合理的な疑義が解消しないものとして扱います 4

 したがって、これらの要件に当てはまる出願の場合は、仮に拒絶理由通知に対して証明書が提出されたとしても、拒絶理由が解消せず、拒絶査定がなされる可能性があると言えます。

対応方法

(1)先願の出願人が「使用をする」の要件を欠く者か、あらかじめ見当をつける

 まず、自己が使用している商標について、出願をすることが必要です。
 次に、先願の手数料が納付されている場合は、先願が審査されて拒絶が確定する必要があります(商標法8条1項、3項)。

 先願の出願人が年間1000件以上の出願をしている場合であって、出願人のウェブサイトに商標出願や商標権の譲渡、ライセンスをする旨が記載されている場合は、上記の通り、実体審査において「使用をする」の要件を欠くと判断されて拒絶される可能性があります。先願の出願人がこれらに該当する者かは、J-Plat-Patなどで検索することであらかじめ見当をつけることができます

 ただし、先願が使用の意思に疑義があることを理由に審査段階で拒絶されたとしても、さらに自身の使用の事実を示したり、使用の意思についての合理的疑義を解消できるだけの具体的事情を詳細に立証するなどすれば、審判段階で拒絶理由が解消する余地があります(もっとも、そのような審判事例自体は、いまだありません)。

(2)特定の出願について登録を受けられない理由を特許庁へ通知し、情報提供する

 審査官の審査にゆだねるだけでなく、自ら取り得る方法として、情報提供(商標法施行規則19条)があります。情報提供は、特許庁に係属している特定の商標出願について登録を受けられない理由を特許庁に通知する制度です。

 たとえば、先願の出願よりも前から長年にわたって商標を自ら使用しており、自己が使用している商標が先願の出願時において既に需要者の間で広く知られていたような場合は、自己による商標の使用実績を示すカタログやパンフレット等を、先願が他人の周知商標(商標法4条1項10号)を出願したものであることの証拠として情報提供することが考えられます 5

 周知商標に関する不登録事由については、「同業他社のよく知られた商標の商標登録の可否」を参照ください。

(3)自己の出願に対して、先願の存在を理由とした拒絶理由通知が出されても、登録を断念等する必要はない

 なお、自己の出願に対して、先願の存在を理由とした拒絶理由通知が出される場合があります(商標法4条1項11号、15条の3)。しかし、この拒絶理由通知が出された場合、先願が登録されない限り自己の出願について拒絶査定は出されません 6
 そのため、このような拒絶理由通知が出されても、自己の出願について登録を断念したり、あわてて先願の出願人に連絡をとって交渉したりする必要はありません。

商標に関するリスクと未然の防止策

自己が使用する商標にまつわるリスク

 新製品のプレス発表や商標の使用開始など、商標を公開することによって、第三者に出願されるリスクが生じます。そして、自己が使用する商標が第三者によって先に出願されると、上記のように第三者の出願が却下されるか拒絶が確定するまで自己の出願の登録が受けられなくなるため、自己の出願の登録時期が遅れる可能性があります。また、最悪の場合、先願が登録され、自己の出願が拒絶されて登録を受けられなくなる可能性もあります。

未然にできる防止策

 これらの事態を確実に防止するためには、商標を公開する前に、既に登録または出願されている商標を十分に調査したうえで重複を回避し、自己が使用する商標を出願しておくことが重要です。特に、日本に限らず、外国にも他人が使用する商標を先に出願しようとする者はいますので、外国での事業展開も見据えたうえで、外国での出願も検討した方がよいでしょう。

 また、自己が使用する商標の変更が可能である場合は、次善の策として先願と類似しない商標を併せて出願しておき、自己の出願が登録されない場合に備えるという方法も有効であると考えられます。


  1. 特許庁「自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ(ご注意)」(2018年6月8日公表、2019年9月10日最終閲覧) ↩︎

  2. 商標審査基準(改訂第14版)第1二、2.(1) ↩︎

  3. 商標審査基準(改訂第14版)第1二、2.(3) ↩︎

  4. 商標審査便覧(2018年4月改訂)41.100.03の4. ↩︎

  5. 特許庁「商標登録出願に関する情報提供について」(2016年4月公表、2019年9月11日最終閲覧) ↩︎

  6. 商標審査基準(改訂第14版)第11の2. ↩︎

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