模倣品の販売業者へ警告書を発送する際の注意点

知的財産権・エンタメ

 当社の特許権を侵害すると疑われる商品を販売している販売業者に警告書を発送しようと考えていますが、何か注意するべきことはありますか。また弁護士に相談するにあたって、事前に準備しておくべき資料はありますか。

 単に「侵害品が販売されている可能性がある」という抽象的な事実調査の結果だけでなく、当該製品が特許権に抵触していることや、特許権に無効理由が存在しないことについての十分な調査を行っておくことが必要であり、弁護士への相談にあたってもそのような事実の裏付けとなる資料を準備しておく必要があります。

解説

目次

  1. 被疑侵害品の販売業者に対する警告書の送付
  2. 警告書送付の際の注意点
    1. 不正競争防止法上の信用毀損行為
    2. 警告書送付の際の注意点
  3. 事前準備

被疑侵害品の販売業者に対する警告書の送付

 自社の特許権に抵触する製品が販売されていることが判明した場合、特許権者としては、まず、特許権の製品の製造者に対して侵害行為をやめること等を求める警告書を送付するのが一般的です。

 ここで、特許権者としては、被疑侵害品が市場に流通することを阻止したり、製造者との取引を止めさせて間接的に製造者にプレッシャーを与える等の目的の下、当該製品を購入して販売している販売業者に対して、警告書の送付を検討する場合も多いと思われます。

 確かに、侵害品を販売する行為は、侵害品を製造する行為と同様、特許権侵害を構成するのですが、販売者に警告をする際には、製造者に警告する場合とは異なる配慮も必要になります。

被疑侵害品の販売業者に対する警告書の送付

警告書送付の際の注意点

不正競争防止法上の信用毀損行為

 不正競争防止法は、以下のとおり、競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知・流布を「不正競争」の類型の1つとして定義しています(いわゆる信用毀損行為)。ある行為が不正競争行為に該当する場合、その不正競争行為によって営業上の利益を侵害されまたはそのおそれがある者は当該行為の差止を求めることができるほか(不正競争防止法3条1項)、故意または過失による不正競争によって生じた損害の賠償を行為者に対して求めることができます。

不正競争防止法第2条(定義)
この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
(中略)
十五 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為
(後略)
不正競争防止法第3条(差止請求権)
不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。第5条第1項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。
不正競争防止法第4条(損害賠償)
故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、第15条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密を使用する行為によって生じた損害については、この限りでない。

 そして、特許権者が販売業者に対して警告書を送付する行為については、以下に述べるように、その態様によっては、製造業者に対する信用毀損行為に該当し、特許権者の側が販売業者に対する損害賠償責任等を負う場合があるため、注意が必要です。

警告書送付の際の注意点

 信用毀損行為に該当する要件は、上記の不正競争防止法2条1項15号により、①競争関係にある②他人の③営業上の信用を害する④虚偽の事実を⑤告知し、または流布することです。

 メーカーである特許権者が、ライバルメーカーの製品の販売業者に対して、その製品が特許権を侵害している旨の警告書を送ったものの、事後的に侵害訴訟に敗訴したような場合に、ライバルメーカーとの関係で、これらの要件をすべて満たす可能性があります。

 この点、近年の裁判例では、知的財産権侵害などの他人の権利侵害の事実や訴訟提起の事実を、相手方の取引先企業等に対して告知する行為は、訴訟活動として正当になされた行為であれば、正当な権利行使の一環として違法性が阻却されるか、または、損害賠償請求との関係で故意過失を欠くものと解されています。

 たとえば、権利行使した特許権について、後に無効審決がなされたために信用毀損行為の要件を満たす場合、当該特許権者が損害賠償責任を負うか否かを検討するにあたっては、以下の要素を総合的に考慮したうえで、当該告知行為が登録された権利に基づく権利行使の範囲を逸脱する違法性の有無および告知者の故意過失の有無を判断すべきであるとされています(東京地裁平成29年2月17日判決)。  

  • 無効理由が告知行為の時点において明確なものであったか否か
  • 無効理由の有無について特許権者が十分な検討をしたか否か
  • 告知行為の内容や態様が社会通念上不相当であったか否か
  • 特許権者の権利行使を不必要に委縮させるおそれの有無
  • 営業上の信用を害される競業者の利益

 このような裁判例の考え方からすると、販売先に警告書を送付するにあたっては、特許権者において、被疑侵害品が特許権の構成要件を充足するか否かにとどまらず、当該特許に無効理由が存在するか否かについても十分な調査を行っておくことが必要です。さらに、警告書の記載内容についても、配慮が求められます。

警告書送付の際の注意点

事前準備

 以上のような理由から、特許権者が被疑侵害品の販売業者に警告書の送付をすることはそれ自体にリスクがある行為ですので、まずそれを行うべきかについて慎重な検討が必要となります。その際には、警告書を送付することによって侵害者に生じる不利益がどの程度となるかについても想定し、リスクを評価しておくことも必要となるでしょう。

 また、警告書の送付を弁護士に相談または依頼する場合には、単に「侵害品が販売されている可能性がある」という抽象的な事実調査の結果だけでなく、当該製品が特許権に抵触していることや、特許権に無効理由が存在しないことについての十分な調査を行ったことを後日証明できるよう、鑑定書を取得するなどの準備も併せてしておくことが考えられます。

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