冒認出願された場合に有効な真の権利者の対抗手段

特許権移転請求権（設定登録後の対応）

特許権移転請求制度とは

　自らの発明を無断で出願される冒認出願がなされた場合（より正確には、特許を受ける権利を有しない者により発明が出願された場合）、真の権利者は冒認出願された特許の特許権者に対して、自らに特許権を移転登録するように請求することができます（特許法74条）。このような特許権移転請求権（発明者取戻請求権）は、平成23年の特許法改正で導入されました。

　なお、特許権移転請求制度が利用可能であるのは、平成24年4月1日以降の出願に基づく特許権のみです。

特許権移転請求制度が導入された背景

　特許法上、冒認出願により設定登録された特許は、拒絶査定の対象となり（特許法49条7号）、また、無効理由も存在します（特許法123条1項6号）。

　もっとも、冒認出願された特許を事後的に無効としても、真の発明者に大きなメリットはありません。また、既に発明が公開されていることから、冒認出願された日から1年以内 ¹ に出願をした場合を除いて（特許法30条1項）、新規性を欠き、特許を得ることもできなくなってしまいます（特許法29条1項）。そうすると、特許権を移転することができないかが問題となります。

　この点、平成23年の特許法改正前にも、最高裁判決（最高裁平成13年6月12日判決・民集55巻4号793頁）は、冒認出願された発明者自らが出願をしていた場合に、特許権の移転登録手続請求を認めています（ただし、共有特許権の持分について、真の権利者が特許出願をした後に、冒認者が譲渡証書を偽造した、特殊な事案です）。

　もっとも、他方で、真の権利者自らが出願していない場合には、「本件特許権の移転登録手続請求を認めることは、自ら特許出願を行っていない者に対して特許権を付与することを認めることとなり…許されない」として、移転登録手続を認めなかった東京地裁判決（東京地裁平成14年7月17日判決・判時1799号155頁）も存在しており、真の発明者に対する救済は必ずしも十分ではありませんでした。

　そこで、平成23年の特許法改正により、特許権移転請求制度が導入されることになりました。

手続

（1）特許権移転請求訴訟の提起

　特許権移転登録を受けるためには、特許権移転請求訴訟を提起し、判決を得る必要があります。なお、特許法上、権利行使の期間制限は特にありません。

　それでは、特許権移転請求訴訟では何を主張すればよいのでしょうか。この点について言及した近時の裁判例として、大阪地裁平成29年11月9日判決があります。

　同判決で、大阪地裁は、「移転登録請求をする者は、相手方の特許権に係る特許発明について，自己が真の発明者又は共同発明者であることを主張立証する責任がある」としたうえで、具体的に、次の2点を主張立証する必要があると判示しました。

（2）特許庁における移転登録手続

　勝訴判決を得た後は、特許庁に「特許法第74条第１項の規定による請求に基づく特許権移転登録申請書」を提出します。その際、添付書類として、判決の写しを提出することが必要になります。

効果

（1）特許権の遡及的帰属

　特許権移転登録がされた場合、対象となる特許権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなされます（特許法74条2項）。
　そのため、設定登録前の実施者に対して、補償金（特許法65条1項または184条の10第1項）を請求することができます（特許法74条2項）。

（2）譲受人等との関係

　特許法74条1項の遡及効をそのまま適用すれば、冒認者からライセンス（実施許諾）を受けていた者は無権利者ということになりますが、取引の安全を害します。

　そこで、特許権移転登録前に、冒認出願であることを知らずに日本国内で、特許発明の実施をする事業（準備を含みます）をしていた譲受人、専用実施者、通常実施権者等は、その実施等および目的の範囲内で法定通常実施権を有します（特許法79条の2第1項）。

　ただし、これらの法定通常実施権者は、本来は無権利者であることから、特許権者は、相当の対価の支払いを受けることができます（特許法79条の2第2項）。

　また、特許法79条の2は、移転登録「後」に法定通常実施権を設定するため、移転登録「前」の実施については、手当てをしていません。この点、学説上は、同条の適用または類推適用が認められるとの見解が有力です。

無効審判請求・特許無効の抗弁との関係

　特許権移転請求権の行使により、真の権利者に特許権が移転した場合であっても、特許が冒認出願により、設定登録された事実は変わりません。しかし、このような場合に、冒認出願を理由に事後的に特許が無効となってしまうと、何のために権利行使をしたのか分かりません。そのため、平成23年の特許法改正では、いくつかの手当てがなされています。

　まず、特許権移転前の段階では、特許無効審判については、冒認出願を理由とする場合、その請求人適格が特許を受ける権利を有する者に限定されました（特許法123条2項）。他方、特許無効の抗弁については、たとえば、冒認者から実施許諾を受けている者等、真の権利者以外にも抗弁の提出を許すことが適当な場合があるため、特に主張制限は設けられず、むしろ抗弁が提出可能であることが明記されました（特許法104条の3第3項）。

　次に、特許権移転後については、冒認出願を理由とする無効審判請求が制限され、冒認を理由とする特許無効の抗弁の提出も制限されました（特許法123条1項6号括弧書き）。

　これらをまとめると、次の表のとおりです。

特許を受ける権利の確認請求（設定登録前の対応）

特許を受ける権利の確認請求とは

　特許設定登録を受ける前に冒認出願されていた場合は、特許法上、明文の定めはないものの、平成23年の特許法改正以前より、特許を受ける権利の確認請求が認められています。

　特許を受ける権利が自らに帰属することが判決で確認されれば、特許庁で名義人変更手続を取ることができます。

確認の利益の問題

　平成23年の特許法改正前は、特許を受ける権利は、特許権設定登録や拒絶査定の確定等により消滅すると考えられています。そのため、これらの場合には、特許を受ける権利の確認請求の訴えは、確認の利益がないとして却下されていました。

　もっとも、平成23年特許法改正後の特許法74条は、「特許を受ける権利を有する者は…特許権の移転を請求することができる」と定めており、少なくとも文言上は、特許を受ける権利が特許権の設定登録を受けた後も併存するかのような書き方となっています。そうすると、仮に現行法上、特許を受ける権利の確認請求の訴えが却下されるとすれば、特許を受ける権利が消滅したからではなく、特許法74条に基づく特許権移転請求訴訟（給付訴訟）を提起するべきであるため、と整理することが整合的であるかもしれません。

　この場合に、取戻請求への訴えの変更が可能かどうかは、今後の解釈に委ねられるものと考えられます。

実務対応

　冒認出願された場合、特許登録を待ってから訴訟提起していたのでは、特許を取り戻しても事業化したころに保護期間が満了してしまう可能性があります。また、特許は必ずしも、出願後すぐに取得されるわけではありません。そのため、公開公報で冒認を認識したらすぐに確認請求訴訟を提起し、判決前に特許登録されてしまったときは特許権取戻請求に切り替えて対応を取ることが望ましいと思われます。