特許ライセンスの実施料とライセンス契約上の定め方

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 特許ライセンスの実施料とは何ですか。また、ライセンス契約における実施料の取り決めとしてはどのような内容のものがあるかについて教えてください。

 特許ライセンスの実施料とは、特許ライセンスを与えられたライセンシーが、ライセンサーに対し、ライセンスの対価として支払う金銭をいいます。具体的には、ライセンス契約の性質や内容に応じて、固定ロイヤルティやランニング・ロイヤルティなど、様々な類型があります。

解説

目次

  1. 実施料とは
  2. 実施料の決定
  3. 実施料の種類
    1. 定額の実施料
    2. 使用に比例した実施料
    3. 条件付きの実施料
  4. ライセンス契約の性質と実施料
    1. 紛争解決型ライセンスと非紛争解決型ライセンス
    2. 独占的ライセンスとミニマム・ロイヤルティ
    3. 契約期間
  5. 特許無効・保護期間満了と実施料
  6. 独占禁止法と実施料

実施料とは

 特許ライセンスにおける実施料とは、特許ライセンスを与えられたライセンシーが、ライセンサーに対し、ライセンスの対価として支払う金銭をいいます。ロイヤルティと呼ばれることもあります。

 企業間取引としてライセンス契約が締結される場合、実施料の支払いが定められるのが一般的です。相互に特許ライセンスを与え合うクロス・ライセンス契約などにおいては金銭の授受が行われない場合もあります。

実施料の決定

 実施料について特許法には特に規定はなく、その額や支払い方法などは基本的に当事者の合意によって定められます

 実際の交渉に際しては、ライセンシーは、実施による事業の見通しや侵害回避の必要性などを考慮して条件設定をしようとするでしょう。それに対してライセンサーは、ライセンスによる利益確保、他社へのライセンス等、当該ライセンス契約以外の権利活用の方法との比較、非独占ライセンスの場合における他のライセンシーとのバランスなどを考慮することになるでしょう。グループ会社間で無償または低廉な実施料を設定する場合には、税務的な妥当性を考慮する必要が生じることもあります。  

実施料の種類

 上述のとおり、実施料は当事者間の契約によって定められるもので、法律によって定められた型があるわけではないため、実際の実施料の内容や支払方法には様々なものがあります。以下、代表的なものを紹介します。

定額の実施料

 もっともシンプルな実施料の定め方としては、契約時に一定額を定めて支払う方法で、こういった実施料は「固定ロイヤルティ」と呼ばれます。支払方法としては、ライセンス技術の使用に先立って一括で支払う場合と、分割で支払う場合があります。いずれによっても契約時に支払義務とその額、支払時期が固定されるため、実施料の内容について疑義を生じる心配がありません。

 他方、ライセンシーとしては、実施料を支払って事業化を進めたものの、思いの外うまくいかず、実施料の負担が大きくなる場合があります。また、ライセンサーとしては、ライセンシーの事業が予想以上に成功した場合、事後的に見ると、技術の経済的価値に比較して小さな額の実施料しか得られなかったということになる場合もあります。  

使用に比例した実施料

 実施料の定め方としてしばしば用いられるのは、ライセンスの対象となった技術の使用の程度に応じて実施料の額を定める方法です。このような実施料は、「ランニング・ロイヤルティ」と呼ばれ、固定ロイヤルティに見られるような見込み違いのリスクを低減できることから、様々なライセンス契約に採用されています。また、ランニング・ロイヤルティ単独で利用される場合のほか、契約時に支払う固定額の頭金と組み合わされることもよくあります。

 ランニング・ロイヤルティを算定する際には、売上や、特許発明の実施品の生産量などが基準となります。実施料額が使用の程度に比例する以上、ライセンシーの技術力のみならず、販売力によっても金額が左右されることになりますが、その度合いは、生産量による場合より売上による場合の方が大きくなるといえます。いずれにしても、返品や交換品、サンプルなどの取扱いをどう考えるかなど、売上や生産量の具体的内容について契約書で細かく定義されるほか、使用量についてライセンシーがライセンサーに申告してから実施料が支払われるまでの手続きが細かく規定されるのが通常です。ライセンシーからの申告内容に疑義が生じた場合の監査の規定などが置かれることも時々あります。

固定ロイヤルティ ランニング・ロイヤルティ
支払方法
  • 契約時に一定額を定めて支払う方法
  • ライセンス技術の使用に先立って一括で支払う場合と分割で支払う場合がある
  • ライセンスの対象となった技術の使用の程度に応じて実施料の額を定める方法
  • 算定基準は売上や特許発明の実施品の生産量など
  • ランニング・ロイヤルティ単独で利用される場合のほか、契約時に支払う固定額の頭金と組み合わされる場合がある
メリット
  • 契約時に支払義務とその額、支払時期が固定されるため、実施料額に疑義が生じない
  • ライセンサー、ライセンシー双方にとって、固定ロイヤルティに見られるような見込み違いのリスクを低減できる
デメリット
  • ライセンシーにおいて、実施料を支払って事業化を進めて想定よりうまくいかなければ、実施料の負担が大きくなる
  • ライセンサーにおいては、ライセンシーの事業が予想以上に成功した場合、技術の経済的価値に比較して少額の実施料しか得られないことがある
  • 実施料に関する計算方法等の詳細な取り決めが必要となり、支払管理も煩雑となる
  • ライセンシーにおいては、自社製品の売上等の内部情報を提出しなければならなくなる

条件付きの実施料

 ライセンスされた技術を事業化するまでにハードルがある場合には、条件付きの支払いが規定されることがあります。
 たとえば、新薬の開発においては、新規化合物の特許についてライセンスを受けたとしても、その化合物について医薬品を開発し、動物実験や臨床試験などを経て、許認可を得られなければ上市することはできません。その成功確率は、他の工業製品と比較しても低い一方、成功した場合には非常に大きな利益につながる場合があります。このようなハイリスク・ハイリターンのライセンス契約においては、開発過程における各ハードルを越えることを条件に、各開発フェーズに応じた「マイルストーン」を支払う合意がなされることがあります。

 マイルストーン型の合意がなされる場合でも、開発に成功し、製品が上市された後は、売上や生産量に応じたランニング・ロイヤルティの支払いに移行するのが一般的です。

ライセンス契約の性質と実施料

 実施料の定めは、しばしばライセンス契約の性質と連動します。

紛争解決型ライセンスと非紛争解決型ライセンス

 ライセンス契約は、技術協力を目的とする場合以外にも、紛争解決手段として用いられることがあります。特許権の侵害訴訟が提起され、その和解の態様としてライセンスの合意がなされる場合などがその典型です。
 このような場合には、当事者間に強い信頼関係があるわけではないので、ライセンシーの申告に基づいてランニング・ロイヤルティを支払う合意は困難なことが多く、基本的には、損害賠償と一体となった、一括支払いのロイヤルティが選択されることになります。

 他方、特許権の侵害回避が目的であっても、友好的関係が存在し、または、少なくとも対立関係までは生じていない場合には、信頼関係を構築しやすいといえます。このような場合や、技術協力を目的としたライセンス契約をする場合には、ランニング・ロイヤルティが選択されることが多いといえるでしょう。

独占的ライセンスとミニマム・ロイヤルティ

 ランニング・ロイヤルティを用いる場合には、使用量が少なくても最低限度支払うべき保証額として、「ミニマム・ロイヤルティ」が定められることがあります。ミニマム・ロイヤルティは、特に、独占的ライセンスにおいてしばしば規定されます(独占的ライセンスについては「特許発明の実施権の類型」を参照)。
 独占的ライセンスを付与すると、ライセンサーは、その地域において第三者にライセンスを付与することができなくなります。そのため、独占ライセンスを付与するということは、実質的に、その地域のマーケットを特定のライセンシーに委ねることを意味します。その代わりに、ライセンシーの事業活動がうまくいかなくとも、最低限度の見返りとして、ミニマム・ロイヤルティを定めるのです。

契約期間

 ライセンス契約の期間が長期にわたり、その間に事業計画を進めて行くような場合には、事業見通しに応じ、年度によって実施料の内容を変化させる合意をすることもよくあります。

特許無効・保護期間満了と実施料

 ライセンスの対象となっている特許が無効になった場合に、将来の実施料について支払義務は残るのか、あるいは、過去の既払い実施料について返還義務が生じるのか、といったことが議論されることがあります。実際には、一つの特許を対象とするライセンス契約で特許が無効になった場合と、たくさんの特許を包括的にライセンスする契約で一部の特許が無効になった場合とでは考え方も違ってくると思われますが、実務的には、疑義を残さないよう、契約で取扱いを明確にしておくことが重要です。一般的には、特許無効の場合にも、既払い実施料は返還しないとの合意がおかれることが多いといえます。

 また、生産される製品などを基準に複数の特許を包括的にライセンスする場合には、一部の特許が無効になっても将来の実施料は影響されないという規定が置かれることもあります。同様に、そのような契約では、一部の特許が保護期間満了によって消滅しても、すべての特許が消滅するまで実施料は発生するという合意が置かれることがあります。  

独占禁止法と実施料

 実施料をどのように定めるかは当事者の合意に委ねられますが、法的規制をまったく受けないわけではありません。実施料の定めに対する制限として実務的に最も重要なのは、独占禁止法上の規制といえます。この点については、「特許ライセンスの実施料の定めに関する独占禁止法上の注意点」をご参照ください。

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