表紙

推薦のことば

改訂11版の序論

明細書のチェックポイント

目次

第1章 発明の把握

1. 発明とは

⑴ 発明の定義

⑵ ｢天然物｣と｢情報｣

⑶ ｢技術｣と｢技術的思想｣

2. 発明の類型

⑴ 3つのカテゴリー

⑵ 発明の類型と実施行為

⑶ 発明の類型と利害得失

3. 発明者の認定

第2章 クレームの作成(基礎)

1. クレームの表現

⑴ クレームの基本構造

⑵ 物の総括的表現

⑶ 選択肢の表現

⑷ ｢からなる｣｢含む｣｢有する｣

⑸ ジェプソン形式

⑹ ｢特徴とする｣形式

⑺ 除くクレーム

2. 独立項と引用項

⑴ 独立形式請求項

⑵ 引用形式請求項

3. 化学・バイオ発明の特定

⑴ 化学物質の一般的特定手段

⑵ 各種物質に特有な特定手段

⑶ 製法の特定手段

第3章 戦略的なクレームドラフティング

1. ｢明細書は権利書である｣という視点から

⑴ 広くて強い権利

⑵ 権利行使に強いクレームと弱いクレーム

⑶ ｢自社製品の保護｣｢ライセンス｣｢損害賠償｣などの観点

2. 共同出願におけるクレームドラフティング

共同出願におけるクレームドラフティング

第4章 明細書の作成

1. 明細書の構成

明細書の構成

2. 発明の効果の記載

⑴ 発明の効果の記載と問題点

⑵ 侵害訴訟における｢発明の効果｣の扱い

3. 発明を実施するための形態の記載

⑴ クレーム発明の説明

⑵ 用語の説明

⑶ 文章の表現

⑷ 数値範囲の記載

⑸ 各種発明における具体的留意事項

⑹ 数値限定発明と各種留意事項

4. 実施例の記載

実施例の記載

5. 戦略的な実施例・比較例の作成

⑴ 実施例の作成

⑵ 比較例の記載

6. 明細書の作成と誤記

明細書の作成と誤記

7. 明細書の作成と優先権

明細書の作成と優先権

8. 明細書の補正と新規事項の追加

⑴ 補正と新規事項

⑵ 実施例の記載に基づく補正と新規事項の問題

⑶ 補正の自由度を上げるための戦略的記載

⑷ 分割要件と新規事項の追加

第5章 特許要件(その1)…産業上の利用可能性など

1. 発明の完成と発明未完成

2. 産業上の利用可能性(有用性)

⑴ 産業上の利用可能性とは

⑵ 治療方法、診断方法の発明

3. 不特許事由

第6章 特許要件(その2)…特許法36条関係

1. 実施可能要件(特許法36条4項1号)

⑴ 実施可能要件とは

⑵ ｢how to make｣と｢how to use｣について

⑶ 実施可能要件違反となる類型

⑷ ｢how to make｣の要件

⑸ ｢how to use｣の要件

⑹ ｢当業者に期待し得る程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等｣について

⑺ 実験成績証明書の参酌

⑻ 実施可能要件を考慮した明細書作成時の留意点

2. サポート要件(特許法36条6項1号)

⑴ サポート要件とは

⑵ 裁判例が説示する判断基準

⑶ サポート要件違反となる類型

⑷ サポート要件判断の前提要素

⑸ サポート要件が否定される裁判例の類型

⑹ サポート要件の充足を認める裁判例の類型

⑺ サポート要件が求める実施例の程度

⑻ 明細書の作成上の留意点と実験成績証明書

⑼ 実施可能要件とサポート要件の違い

⑽ 米国での記載要件との対比

3. 明確性要件(特許法36条6項2号)

⑴ 明確性要件とは

⑵ 明確性の基準／判断手法

⑶ 審査基準からみた明確性要件に違反する類型

⑷ 裁判例からみた明確性要件

第7章 特許要件(その3)…新規性と先願範囲の拡大

1. 新規性

⑴ 新規性とは

⑵ ｢請求項に係る発明｣の認定方法

⑶ 引用発明の認定方法

⑷ 公然実施における問題

⑸ 対比判断の手法

⑹ 各種の事情と新規性判断

⑺ 引用発明の追試実験

⑻ 選択発明について

2. 先願範囲の拡大

⑴ 同一性の判断

⑵ 特許法29条の2の規定と出願戦略

⑶ 裁判例

第8章 特許要件(その4)…進歩性

1. 進歩性の基本的な考え方

⑴ 進歩性の判断基準

⑵ 進歩性判断の手順

⑶ 本発明の認定について

⑷ 引用発明の認定について

⑸ まとまりのある相違点の認定

⑹ 出願後に頒布された刊行物／引用発明の追試実験結果の参酌

⑺ 公然実施発明に基づく進歩性判断

⑻ 進歩性判断における周知技術の扱い

⑼ 進歩性判断における技術常識の扱い

⑽ 進歩性の主張とその根拠

⑾ 本件発明の効果に関する後出し実験データの参酌

⑿ 進歩性と特許法36条の要件

⒀ 進歩性と｢除くクレーム｣

2. 進歩性否定の論理

⑴ 容易推考な構成

⑵ 動機付け

⑶ 取得プロセスの容易性

⑷ 設計変更等

3. 進歩性肯定の論理

⑴ 阻害要因

⑵ 解決課題

⑶ 示唆の不存在

⑷ 動機付けの不存在

⑸ 後知恵(hindsight、ex-post facto analysis)の排除

4. 発明の効果

⑴ 効果の類型

⑵ 予測されない効果

⑶ 顕著な効果とその捉え方

⑷ 顕著な効果と明細書の記載

⑸ 顕著な効果の主張により進歩性が肯定された裁判例

⑹ 効果の主張が否定された裁判例

⑺ 効果の参酌

5. 数値限定発明における進歩性

⑴ 数値限定発明の分類

⑵ タイプAの発明について

⑶ タイプBの発明について

⑷ タイプCの発明について

⑸ パラメータ発明について

6. 明細書作成時の留意点

第9章 化学・バイオ分野に特有な発明

1. プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

⑴ クレーム表現とクレーム解釈の問題

⑵ 最高裁判決によるPBPクレームの解釈基準と特許庁の取扱い

⑶ プロセスの意義

⑷ 米国及びドイツにおける権利解釈

⑸ 明細書作成時の留意点

2. 変化する発明

⑴ 組成物発明における変化

⑵ 各種の変化(構造変化、性状変化、物性変化、濃度変化)

⑶ 各種変化に関連する裁判例

⑷ 明細書作成時の留意点

3. 用途発明

⑴ 用途発明とは

⑵ 用途限定の一般的な考え方

⑶ 用途発明のクレーム表現

⑷ 食品分野の用途発明

⑸ 医薬分野の用途発明

⑹ 用途特許の効力と諸問題

4. 数値限定発明の諸問題

⑴ 測定法及び測定条件に関する問題

⑵ 数値範囲のクレーム解釈

第10章 出願戦略を考える

1. 侵害態様の点から

⑴ 直接侵害

⑵ 均等侵害

⑶ 間接侵害

⑷ 試験・研究の例外

⑸ 先使用権

2. 学会発表の点から

⑴ 学会等での発表と特許出願の関係

⑵ ｢新規性喪失の例外規定｣の留意点

⑶ 実務上の指針

3. 国内優先権主張出願又は外国出願と論文発表との関係

⑴ 出願前、出願後にも論文発表がない場合

⑵ 論文発表が出願前にある場合

⑶ 論文発表が出願後にある場合

⑷ 実務上の指針

4. 研究と出願戦略

⑴ 各種要因を考慮した出願戦略

⑵ 特許出願の出願手続上の戦略

⑶ 基本特許と周辺特許

事項索引

おわりに

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