BUSINESS LAWYERS LIBRARY

米国特許プラクティカルガイド

発売日
2021年06月22日
出版社
発明推進協会
編著等
小西 恵

日本にとって、米国は、最もメジャーな外国特許出願先であり、特許実務に関して発信されている情報量も最も多いといえます。しかし、判例法の国である米国の特許制度は、日本の特許実務家にとって、全体像が把握し難いといえます。特に連邦法である特許法には各制度の明文の根拠が見当たらず、膨大な判例を読み解いてはじめてその解釈や詳細が理解できないことが得てして多いため、非常にハードルが高いのが実情です。

目次

はじめに

凡例

目次

第1章 米国特許制度の概要

第1項 米国の法体系の特徴

1. 連邦法は憲法からの特別の委任に基づく

2. 判例法の重要性

第2項 米国の特許付与制度の特徴

1. 先発明主義から先発明者先願主義へ

2.グレースピリオド( Grace Period)

3. 発明者の義務

4. 衡平法(Equity)に由来する制度

5. 米国特許取得までのフロー

6. 出願公開制度

第3項 米国の特許裁判制度

1. 特許権侵害訴訟

2. 審決等についての不服申立訴訟 

3. レビュー・スタンダード(再審理基準)

4. 陪審制度

5. 特許権侵害訴訟での被告の抗弁と立証負担

第4項 AIA による特許法改正

1. AIA 改正の背景

2. 立法経緯

3. AIA 改正の概要

第2章 特許性要件I

第1項 AIA 改正下の新規性

1. AIA 改正後の§102

2. 有効出願日(Effective Filing Date)

3. 絶対新規性

4. §102 先行技術のカテゴリ

第2項 §102(a)(1)の先行技術

1.§102(a)(1)の先行技術の範囲

2.「記載され(described)」とは

3.「刊行物( printed publication)」とは

4. オンセールバー(On-sale Bar)

5. クレーム発明と引用例との対比手法

6. 出願人により自認された先行技術(Applicant -Admitted Prior Art)

7. §102(a)の拒絶に対する反論

第3項 §102(a)(2)の先行技術

1. §102(a)(2)の沿革

2. §102(a)(2)の先行技術の基準日

3. §102(a)(2)の先行技術の対象文献

4. 同一チーム(same team)の例外

5. ヒルマー・ドクトリン(Hilmer Doctrine)の廃止

6. §102(a)(2)の先行技術効果が及ぶ範囲

7. 先願未公開出願と後願とで発明者が同一の場合

第4項 グレースピリオド

1. グレースピリオドの2 類型

2. §102(b)( 1)/(2)サブセクション(A)のグレースピリオド(固定GP)

3.§102(b)( 1)/(2)サブセクション(B)のグレースピリオド(先公表GP)

4. 発明の同一性

5. グレースピリオドの手続き

6. 第三者による発明の冒認による公表および出願

第5項 非自明性

1. 非自明性要件の沿革

2. 非自明性の判断基準

3. 非自明性を判断する主体的基準

4. 二次的考慮事項(secondary considerations)

5. §103 の引用例の範囲

6. 審査官の立証責任

7. KSR 最高裁判決による非自明性要件の厳格化

8. 出願人の反証

第6項 特許適格性

1. 米国特許法上の特許適格性の規定

2.司法上の例外( Judicial Exceptions)

3. 特許適格性に関する判例法の変遷

4. その後の特許適格性の厳格化

5. 判例法上の特許適格性のテストの変遷

6. 米国特許庁での取り扱い

第3章 特許性要件 II

第1項 記述要件

1. 記述要件の沿革

2. 記述要件の意義

3. 記述要件の判断基準

4. 立証責任

5. 本質的構成要件テスト(Essential Element Test)

6. 記述要件と補正

7. 記述要件と継続出願

第2項 実施可能要件

1. 実施可能要件の意義

2. 実施可能要件の拒絶

3. 実施可能要件の判断基準

4. 実施可能要件充足に必要な開示

5. 立証責任

6. 営業秘密と実施可能要件との関係

7. 寄託(deposit)による実施可能要件のサポート

8. 動作しない実施形態

9. 実施可能要件と補正

10. 実施可能要件と継続出願

第3項 ベストモード要件

1. ベストモード要件の意義

2. AIA 改正による訴訟での抗弁の禁止

3. ベストモード要件の取り扱い

4. ベストモード要件の判断基準

5. ベストモード要件を充足する開示の程度

6. ベストモード要件の立証責任

7. 営業秘密とベストモードの隠蔽

8. 企業の持つ技術情報と発明者の知識

第4項 明確性要件

1. 明確性要件の意義

2. 明確性要件の判断基準

3. 裁判所での明確性要件のテストの変遷

4. 明確性要件判断におけるクレーム用語の解釈

5. 明確性要件違反を理由とする拒絶理由の類型

6. 立証責任

7. 明確性要件違反の拒絶(rejection)とオブジェクション(objection)

第5項 ダブル・パテント

1. ダブル・パテントの拒絶とダブル・パテントの引用例

2. ダブル・パテントによる拒絶の種類

3. ダブル・パテントの判断基準

4. 発明者の共通

5. ターミナル・ディスクレイマー(terminal disclaimer)

第4章 各種特許出願

第1項 AIA 改正後の特許出願

1. 譲受人による出願( assignee filing)

2. 通常の出願( non-provisional application)

3. スモールエンティティ( small entity)

4. 宣誓供述書または宣言書(oath or declaration)

5. 早期審査

第2項 仮出願

1. 仮出願制度の沿革

2. 仮出願をするための要件

3. 仮出願は米国特許出願

4. 仮出願の制約

5. 後にする通常の出願

6. 先行技術の効果

7. 仮出願のメリット

第3項 優先権主張出願

1. 優先権主張の利益

2. 優先権主張出願の要件

3. § 120 の継続的出願との相違

4. 米国への§ 119 優先権主張時の留意点

5. 優先権主張と§ 112(a)の記載要件

6. ヒルマー・ドクトリン

第4項 継続的出願

1. 継続的出願の種類

2. 継続的出願の要件

3. 継続的出願の効果

4. 継続的出願の回数

5. 各種継続的出願

6. 継続的出願と§112(a)の記載要件

第5章 出願後の手続き

第1項 文献の参照による引用

1. IBR の意義

2. IBR できる範囲

3. IBR の制約

4. 審査での取り扱い

5. 優先権を主張する出願とIBR

6. 優先権の基礎出願をIBR で引用する効果

7. ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームの例外

8. IBR の効果

第2項 情報開示義務

1. 情報開示義務の根拠

2. 情報開示義務の沿革

3. 情報開示義務を負う者

4. 情報開示義務の判断基準

5. IDS 提出の手続き

6. IDS で提出する内容

7. 非英語文献の部分訳提出

8. 関連する他の出願との関係

9. 裁判所での判断基準の変遷

10. 情報開示義務に違反したときの効果

第3項 限定要求

1. 限定要求

2. 選択要求

3. 発明の単一性(unity of invention)

4. 限定要求への応答(分割出願)

5. PCT 国際特許出願の場合

6. 限定要求発行による効果

7. 応答時の考慮点

第4項 補正

1. 補正できる範囲

2. 明細書・図面の補正

3. 誤訳の訂正

4. クレームの補正

5. 仮出願の補正

6. 最終局指令を受けた後にするクレーム補正

7. 補正と審査経過禁反言

第5項 査定系審判

1. 査定系審判請求

2. 査定系審判請求時の補正

3. 査定系審判手続き

4. 査定系審決に対する不服申し立て

5. 審判前簡易レビューの請求(Pre-Appeal Brief Request for Review)

6. AFCP( After Final Consideration Pilot)2.0

第6項 冒認認定手続き

1. 冒認認定手続き創設の沿革

2. 冒認を争う場(venue)

3. 冒認認定手続きの請求要件

4. 冒認認定手続き

5. 不服申し立て

第7項 情報提供

1. 情報提供の要件

2. 情報提供で提出可能な刊行物と簡潔な説明

3. 提出された刊行物とIDS 提出

第6章 特許後の手続き

第1項 再発行

1. 再発行請求要件

2. 再発行の審査手続き

3. 取り戻し禁止ルール(recapture rule)

4. 再発行特許の効果

第2項 査定系再審査

1. 再審査制度の沿革と請求のメリット

2. 査定系再審査の請求要件

3. 査定系再審査の手続き

4. 認証書(certificate)の発行

5. 不服申し立て

6. 訴訟手続きとの関係

第3項 補充審査

1. 補充審査制度創設の背景

2. 補充審査の請求要件

3. 補充審査の手続き

4. 認証書(certificate)の発行

第4項 特許のレビュー制度

1. 特許のレビュー制度の沿革

2. 請求要件

3. レビュー手続き

4. レビューでのクレーム解釈

5. 不服申し立てと禁反言

第7章 守秘特権

第1項 アトーニー・クライアント守秘特権

1. ディスカバリーとその例外としてのアトーニー・クライアント守秘特権

2. アトーニー・クライアント守秘特権によって保護される情報

3. 立証責任(burden of proof)

4. アトーニー・クライアント守秘特権の放棄(waiver)

5. 特許出願に関連する文書や通信

6. 侵害警告を受けた場合の鑑定書

第8章 クレーム解釈

第1項 クレーム解釈

1. 出願係属中と権利化後のクレーム解釈の相違

2. クレーム解釈ルール

3. 文言上明確なクレーム文言の解釈

4.マークマン ・ ヒアリング( Markman hearing)

5. CAFC でのレビュー・スタンダード

6. クレーム・ディフェレンシエーション・ルール(Doctrine of Claim Differentiation)

7. 内部証拠(intrinsic evidence)と外部証拠(extrinsic evidence)

8. 辞書の取り扱いの変遷

9. 前提部(preamble)の解釈

10. 米国特許庁のレビュー制度でのクレーム解釈

11. 物のクレームにおける用途(intended use)

第2項 均等論

1. 均等論の沿革と意義

2. 均等論の判断基準

3. 均等論の適用除外事由

4. 審査経過禁反言(Prosecution History Estoppel : PHE)

5. ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームへの均等論の適用

第3項 ミーンズ・プラス・ファンクション・クレーム

1. ミーンズ・プラス・ファンクション・クレーム解釈規定の沿革

2. 方法クレームにおけるステップ・プラス・ファンクション・クレーム

3. §112(f)の適用を受ける「ミーンズ・プラス・ファンクション・クレーム」とは?

4. ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームの解釈

5. ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームを用いた場合の留意点

6. ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームへの均等論の適用の制限

7. 均等論と§112(f)の均等物(equivalents)

8. ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームを作成するメリット

米国特許法(抄)

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