特許権侵害訴訟を提起された被告の防御方法(1)- 侵害に関する請求原因事実の否認

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 特許権侵害訴訟を提起された被告の防御方法としてどのような主張があるか、その概要を教えてください。

 特許権侵害訴訟において、原告(特許権者等)は、①特許権を有すること、②被告による実施行為、③権利侵害の存在を立証する必要があります。また、損害賠償請求をする場合には、④損害の存在および損害額の立証が必要です。
 被告は、これら請求原因事実の否認、または、これら事実と両立する抗弁事実の主張立証により、原告の主張を退けることができます。

解説

目次

  1. 審理構造
  2. 原告の請求原因事実
  3. 原告が特許権を有することの否認
  4. 被告による実施行為の否認
  5. 権利侵害(文言侵害・均等侵害)の否認
    1. 文言侵害の否認
    2. 均等侵害の否認・抗弁の主張

審理構造

 特許権侵害訴訟は、一般的に、特許権侵害の有無について議論する侵害論と、特許権侵害が認められることを前提として、具体的な損害額を議論する損害論の2段階に分かれます。

 仮に、原告(特許権者または専用実施権者)による被告(被疑侵害者)に対する請求が特許権侵害に基づく差止請求である場合には、侵害論の終了により、訴訟も終結します。他方、損害賠償請求の場合、侵害論で侵害が認められたときには、損害論まで審理が継続します。

侵害論 損害論
特許権侵害に基づく差止請求 差止請求、損害賠償請求のいずれでも審理される
損害賠償請求 侵害論で侵害が認められた場合に審理継続)
参考記事:
  1. 特許権侵害訴訟を提起された被告の防御方法(1)- 侵害に関する請求原因事実の否認(当記事)
  2. 特許権侵害訴訟を提起された被告の防御方法(2)- 侵害論における抗弁
  3. 特許権侵害訴訟を提起された被告の防御方法(3)- 損害論における防御手段

原告の請求原因事実

 侵害論においては、差止請求・損害賠償請求を問わず、原告(特許権者)は、次の各事実を主張立証しなければなりません(審理の詳細は「特許権侵害訴訟の流れ」を参照)。

  1. 原告が特許権を有すること
  2. 被告による実施行為
  3. 権利侵害の存在(文言侵害・均等侵害)

 上記の①から③のいずれかの認定を妨げることができれば、原告の請求は棄却されます。そのため、被告としては、まず、これらの事実を否認できるかの検討が重要です。

原告が特許権を有することの否認

 自らが特許権者であるとの原告の主張に対しては、被告から、その取得原因を否認する対応が考えられます。

被告による実施行為の否認

 特許法上、実施行為は、特許法2条3項に定義されています(実施行為の定義の詳細は「出願を予定している発明の実施品の販売」を参照)。そのため、原告は、自らの特許発明に関して、被告が、特許法の定める類型に該当する行為を行っていることを主張・立証する必要があります。

 これに対して、被告からは、被告が、原告が主張する態様による実施をしていないとの反論が考えられます。

権利侵害(文言侵害・均等侵害)の否認

文言侵害の否認

 特許権侵害の判断は、対象となる特許発明を構成要件に分説し、被告製品・サービス(以下「被告製品等」といいます)がこれら構成要件を充足するかを検討することで行います。すべての構成要件を充足する場合には、「文言侵害」が成立します(オール・エレメント・ルール)。

 そのため、被告としては、被告製品等が、構成要件のいずれかを充足しないと主張することが重要です。その手段としては、①クレームを明細書の記載等から限定解釈する、クレームに着目したアプローチと、②原告が主張する被告製品等の構成を争う、被告製品等に着目したアプローチがあり、両方が主張される場合が多いと思われます。

 また、用途発明については、被告製品等が、クレーム上限定された用途に使用されるものではないとの主張も考えられます。

均等侵害の否認・抗弁の主張

 他方、被告製品等が、構成要件の一部を充足せず、文言侵害が成立しない場合であっても、次の均等第1要件から第3要件のすべてを充足する場合には、「均等侵害」が成立します(ボールスプライン事件・ 最高裁平成10年2月24日判決・民集52巻1号113頁)。

  • 均等第1要件:被告の製品や方法(被告製品等)と特許のクレームとで相違する部分が特許発明の本質的部分ではないこと
  • 均等第2要件:相違部分を被告製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであること
  • 均等第3要件:置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(当業者)が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであること

 この場合、被告としては、上記第1要件から第3要件の充足を否認する対応が考えられます。また、次の均等第4要件および第5要件の抗弁を主張することが考えられます。

  • 均等第4要件:対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一または当業者がこれから出願時に容易に推考できたものではないこと
  • 均等第5要件:被告製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものにあたるなどの特段の事情もないこと

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