特許ライセンス契約の留意点

特許ライセンスの意義・種類

　特許のライセンス（実施の許諾）とは、特許権者が、特許発明を自ら実施するのではなく、他の者に対して特許発明を実施する権原を与えることをいいます。
　特許法は、特許のライセンスについて、専用実施権（特許法77条）と通常実施権（特許法78条）という2種類の実施権制度を用意しています。

　専用実施権とは、ライセンシー（専用実施権者）が、独占的かつ排他的に特許発明を実施することができる権利です（特許法77条2項）。専用実施権には、侵害行為に対する差止請求権もあります（特許法100条）。なお、専用実施権は、特許原簿への設定登録によって効力が生じます（特許法98条1項2号）。

　他方、通常実施権とは、ライセンシー（通常実施権者）が特許発明を実施することができる権利ですが（特許法78条2項）、専用実施権のように独占排他的なものではなく、差止請求権もありません。なお、通常実施権の登録制度は特許法平成23年法改正で廃止されましたので（特許法99条参照）、通常実施権はその設定契約と同時に効力を生じます。

　このようなライセンスは、特許権だけではなく、「特許を受ける権利」についても設定することができます。「特許を受ける権利」は、発明の完成と同時に発生しますが、実際に特許になるには、出願し、審査を経て特許査定をされる必要があり、時間がかかります。しかし実務的には、たとえば早い段階で発明を商品化し市場において先行する必要があるなど、出願中の発明についても実施権を設定する必要性があります。

　そこで特許法では、このような出願段階の特許を受ける権利についても、仮専用実施権（特許法34条の2第1項）および仮通常実施権（特許法34条の3第1項）という実施権を設定できることが規定されています。

特許ライセンス契約の概要

　特許ライセンス契約の内容は、個々の事案に応じて、その取引において特有な事情を考慮しながら作成する必要があります。契約自由の原則により、どのような内容であっても強行法規に違反しない限り自由ですが、公正取引委員会の「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」（以下「知的財産ガイドライン」といいます）の内容には留意する必要があります。

　知的財産ガイドラインは、特許ライセンス契約等の技術ライセンス契約に対する、独占禁止法の適用に関する考え方についてのガイドラインであり、契約の定めが不公正な取引方法に該当するか否か、といった点についての考え方が記載されています。

　特許ライセンス契約に一般的に規定される条項を列挙すると、以下のとおりです。契約交渉においては、これらの条項を盛り込むべきかどうか、盛り込むとしてどのような内容とするか、を検討することになります。

個別条項の検討事項

　上記2で記載した条項のうち、特に重要と思われるものについてピックアップして解説します。

許諾内容

　ライセンス契約において最も重要なのは、許諾内容です。許諾内容については、「対象特許」「対象製品・分野」「許諾地域」等の観点から、許諾の対象および許諾される実施態様を明確に特定する必要があります。さらに、サブライセンス（再許諾）の可否についても規定しておく必要があります。

　なお、実務において、「特許発明を実施することを許諾する」といった文言をみかけることがあります。この場合の「実施」とは、特許法上の「実施」（物の生産、使用、譲渡等、輸出もしくは輸入または譲渡等（物の発明の場合。特許法2条3項1号））と同じであると解されますが、そのライセンス契約において、これらの行為をすべて許諾する必要があるのかは慎重に検討する必要があります。また、このような定め方をすると、法改正によって「実施」の範囲が広がったときに、契約上の「実施」の範囲も広がってしまう可能性がある点にも留意が必要です。

ライセンス料の支払

　ライセンス料（実施料）の支払方法については、法律上特段の定めはありませんので、自由に定めることができます。実務上は、「最初に一時金を支払う」「実施規模に応じてロイヤリティを支払う」「一定の時期に一定の条件を充足した場合に一定の金額を支払う」などの方式があります。これは、主にビジネスサイドとともにどのような方式であれば対象特許の許諾と見合うかを検討することになります。

　また、特許ライセンスにおいては、いったん支払ったライセンス料は、いかなる理由によっても返還されない旨の条項が盛り込まれる場合もあります。特許はさまざまな理由により事後的に無効となることがありますが、特許庁において特許を無効にすべき旨の審決が確定した場合、「特許権は初めから存在しなかったものとみなす」（特許法125条）とされています。このため、ライセンサー側としては、上記のような対価不返還の特約を入れておかなければ、すでに支払ったライセンス料が不当利得であるとしてライセンシーから返還を請求されるリスクがあるため、注意が必要です。

保証責任

　特許ライセンス契約の交渉の過程では、特許権者側が、対象特許の有効性や、対象特許発明の実施による第三者の権利の非侵害を保証するよう求められることがあります。

　実務的には、特許権者側がこの種の保証をすることはあまり多くありません。特許権者といっても、特許が無効になる可能性や第三者の権利を侵害している可能性を網羅的に調査し、そのリスクをすべて負担するというのは現実的ではなく、また公平とも言い難いからです（特許を受ける権利の有効性は各当事者が自らの責任において調査判断すべきであるとしたものとして東京高裁平成16年10月27日判決、発明の技術的範囲の広狭や無効の可能性については実施権の設定を受ける側で分析・評価および検討するべきであるとしたものとして知財高裁平成21年1月28日判決・判時2044号130頁。ただし、いずれも保証責任に関する直接的な判示ではありません）。

不争義務

　不争義務とは、対象特許の有効性をライセンシーが争わないという義務をいいます。

　ライセンス契約を締結している以上、ライセンシーが対象特許の有効性を争うことは、信義則に反するあるいは禁反言の原則から許されないとも考えられますが、裁判例においては、ライセンス契約を締結した場合であっても、特許の有効性を争わない等の合意がなされるなどの特段の事情がない限り、ライセンス契約をしたこと自体から当然に不争義務が生ずるものではない、と判示しているものもあり（東京高裁平成16年10月27日判決など）、実務上も不争義務はしばしば設けられます。

　具体的には、特許の無効に繋がる行為の禁止、すなわち①特許無効審判の提起（特許法123条2項）、②特許異議の申立て（特許法113条）、③情報提供（特許法施行規則13条の2および同13条の3）などの行為を禁止し、これらの行為を行った場合にはライセンス契約を解除する旨の規定を設けます。

改良発明・関連発明

　対象特許を実施することで、ライセンシーが、対象発明をより改良した発明や、対象発明に密接に関連した発明をすることがあります。特許権者（ライセンサー）としては、このような改良発明や関連発明に関する権利もすべて自社に帰属させたいと考えることが多いと思われます。

　しかし、この場合、知的財産ガイドラインに留意する必要があります。同ガイドラインでは、ライセンサーがライセンシーに対し、ライセンシーが開発した改良技術についてライセンサー側に権利を帰属させる義務を負わせる行為は、原則として、不公正な取引方法（一般指定第13項）に該当すると規定されています（知的財産ガイドライン第4・5(8)）。他方、相応の対価を支払って、改良発明をライセンサーに譲渡する義務を課すことは、公正競争を阻害せず不公正な取引方法には該当しないと解されています。