職務発明について従業者名義や転職先名義で特許出願された場合の対応

知的財産権・エンタメ

 従業者がした職務発明について、職務発明規程に基づいて、当社が特許を受ける権利を取得しました。にもかかわらず、従業者は、勝手に自己の名義で特許出願をしてしまいました。この場合、当社は、どのような対応をすることができるでしょうか。従業者が退職後、転職先の会社に特許を受ける権利を譲渡し、転職先の名義で特許出願した場合はどうでしょうか。

<従業者名義の場合>
 従業者による出願は冒認出願となりますので、特許登録前は、特許を受ける権利の確認請求訴訟により、貴社が特許を受ける権利を有することを確認する判決を得て、特許庁で出願人名義を貴社に変更することが可能です。
 特許登録後は、従業者に対し、特許権の取戻請求が可能です。また、特許庁に対し、特許無効審判を請求することもできます。

<転職先名義の場合>
 貴社の職務発明規程で使用者原始帰属と規定されていた場合、転職先による出願は冒認となりますので、上記と同じ対応が可能です。
 他方、貴社の職務発明規程で使用者原始帰属と規定されていなかった場合は、貴社と転職先に二重譲渡された状態となり、原則として、先に出願(対抗要件を具備)した転職先が優先することになります。例外的に、転職先が背信的悪意者である場合(貴社での職務発明だと知っていた場合等)には、貴社が優先し、上記と同じ対応が可能です。

解説

目次

  1. 職務発明の権利の帰属
  2. 従業者名義での出願
  3. 転職先名義での出願
    1. 職務発明規程で使用者原始帰属と規定されていた場合
    2. 職務発明規程で使用者原始帰属と規定されていなかった場合
  4. 法定通常実施権の混同による消滅

職務発明の権利の帰属

 「職務発明」とは、その性質上使用者の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者における従業者の現在または過去の職務に属する発明をいいます(特許法35条1項)。

 使用者は、従業者がした職務発明については、あらかじめ職務発明規程や契約で定めることにより、発明完成と同時にその特許を受ける権利を使用者に帰属させることや(使用者原始帰属)、一旦従業者に帰属した権利を使用者が承継することができます(特許法35条2項)。
 従来は、後者しか認められていませんでしたが、平成27年特許法改正により、使用者原始帰属も認められることになりました。
 なお、使用者は、職務発明規程や契約により、従業者から職務発明にかかる特許を受ける権利を取得した場合には、当該従業者に対して相当の利益を支払うことになります。

 参照:「職務発明をした従業員に取得させる相当の利益とは

従業者名義での出願

 職務発明規程に基づいて、使用者が職務発明にかかる特許を受ける権利を取得したにもかかわらず、従業者が自己の名義で出願をした場合、冒認出願となります。

 このような場合、特許登録前については、特許法に明文規定はないものの、実務上、会社が特許を受ける権利を有することを確認する判決を得て、これを特許庁に提出することにより、出願人名義を会社に変更することが認められています(従業者による出願につき会社が特許を受ける権利を有することを認めた判決として、大阪地裁昭和54年5月18日判決)。

 特許登録後は、特許法74条に基づき、従業者に対し、特許権の取戻請求が可能です。
 また、特許が不要であれば、特許庁に対し、特許無効審判を請求することもできます(特許法123条1項6号、同条2項)。
 なお、冒認出願は拒絶理由(特許法49条7号)ではありますが、特許庁への情報提供(特許法施行規則13条の2)や特許異議(特許法113条)の対象にはなりません。

 参照:「冒認出願された場合に有効な真の権利者の対抗手段

転職先名義での出願

 以上に対して、従業者が退職後、転職先の会社に特許を受ける権利を譲渡し、転職先の名義で特許出願した場合は、元の会社の職務発明規程の内容により、採り得る対応が異なります。

職務発明規程で使用者原始帰属と規定されていた場合

職務発明規程で使用者原始帰属と規定されていた場合

 職務発明規程で使用者原始帰属と規定されていた場合には、特許を受ける権利は、当初より元の会社に帰属していたことになります。そうすると、従業者が転職先の会社に特許を受ける権利を譲渡することはできませんので、転職先は完全な無権利者となります

 この場合には、従業者名義での出願の場合と同様に、特許登録前は特許を受ける権利の確認請求訴訟による出願人名義の変更、特許登録後は特許権の取戻請求や無効審判請求が可能です。

職務発明規程で使用者原始帰属と規定されていなかった場合

職務発明規程で使用者原始帰属と規定されていなかった場合

 職務発明規程で使用者原始帰属と規定されていなかった場合は、一旦従業者に特許を受ける権利が帰属し、これが職務発明規程に基づいて元の会社に譲渡(承継)されるとともに、転職先にも二重に譲渡された状態となります。

 特許を受ける権利が二重に譲渡された場合、原則は先に対抗要件を具備した方が優先します(不動産や動産に関する民法177条、178条も同様です)。

 特許を受ける権利は、出願が対抗要件とされているため(特許法34条1項)、原則として転職先が先に出願をすれば、たとえ先に元の会社が譲渡を受けていたとしても、転職先の方が優先します。

 ただし、例外的に、転職先が背信的悪意者(元の会社の職務発明だと知っていた場合等)である場合には、先に譲渡を受けた元の会社が優先し(信義則により、転職先は権利の取得を元の会社に対抗できず、元の会社は出願をしていなくても転職先に権利の取得を対抗できる)、上記と同じ対応が可能です。

 この点、過去の裁判例では、「被控訴人の特許出願は、控訴人において職務発明としてされた控訴人の秘密である本件発明を取得して、そのことを知りながらそのまま出願したものと評価することができるから、被控訴人は『背信的悪意者』に当たるというべきであり、被控訴人が先に特許出願したからといって、それをもって控訴人に対抗することができるとするのは、信義誠実の原則に反して許されず、控訴人は、本件特許を受ける権利の承継を被控訴人に対抗することができるというべきである。」と判断したものがあります(知財高裁平成22年2月24日判決判タ1332号218頁)。

 しかし、一般的には、転職先が背信的悪意者であることを立証するのは容易ではないため(上記裁判例の事案でも、第一審は背信的悪意者とまでは認められないと判断されていました)、このようなリスクを回避するためには、職務発明規程で使用者原始帰属と規定しておくことが有用であるといえます。  

法定通常実施権の混同による消滅

 職務発明については、使用者は、法定の通常実施権を取得できます(特許法35条1項)。
しかし、一旦使用者が従業者から特許を受ける権利を取得すると、混同(民法179条)により、法定の通常実施権(特許法35条1項)は消滅すると解されています。

 そのため、元の会社が、職務発明規程により特許を受ける権利を取得していた本事例では、仮に転職先が優先する場合(職務発明規程で使用者原始帰属と規定しておらず、転職先が背信的悪意者でもない場合)には、元の会社には法定の通常実施権による実施は認められないものと解されます。

この実務Q&Aを見ている人はこちらも見ています

無料会員登録で
リサーチ業務を効率化

1分で登録完了

無料で会員登録する